柴油机启动器外观设计专利侵权纠纷案例
来源:平顶山市知识产权局            日期:2013/8/14              阅读:836

本案要点

 

1、专利侵权纠纷案能否提起行政复议;

 

2、生产销售与外观设计专利中的图片或照片相近似的产品构成侵权行为。

 

案由

 

柴油机启动器专利侵权纠纷

 

请 求 人:某器材厂

 

被请求人:某机械厂

 

案情

 

2006120,请求人某器材厂(以下简称请求人)向新乡市专利管理办公室提出专利侵权纠纷处理请求,诉某机械厂(以下简称被请求人)生产其专利产品,侵犯其外观设计专利权,要求被请求人“立即停止一切侵权行为,并赔偿由此所产生的一切损失”,提供的证据有:被控侵权产品实物及照片、被请求人的营业执照复印件、专利证书复印件、当年年费缴纳凭证复印件、中华人民共和国国家知识产权局《外观设计专利公报》复印件(第18卷第46号总第748号)、请求人的营业执照复印件。

 

涉案外观设计专利名称为“柴油机启动器”,专利号02311231.X;专利权人为贺某,专利申请日为2002423日,授权公告日为20021113日,公告号为CN3263426

 

诉、辨双方理由

 

被请求人2月7日提交的书面答辩中称:1、该外观设计专利的专利权人是贺基定,并不是某器材厂,该厂与该外观设计专利有无法律关系无事实和依据证明,所以该厂以请求人申请专利侵权纠纷属主体不当。2、被请求人生产的柴油机启动器是在自己充分研究之后设计出来的,与请求人的专利产品相比,有很大的不同和明显的区别,从而不属于相同或相似,谈不上仿造,也就不构成侵权。3、柴油机启动器受柴油机本身的影响,从外形上考虑必然是上宽下窄,但并不能因此就认定两家产品相同或相似,该启动器以外观设计专利进行一方保护,本身就会束缚该机械制造的发展,因为该启动器的性能、原理主要表现在内部,所以用户购买时一般不会考虑外观形状,只会考虑生产厂家。答辩人的产品与请求人所称的外观设计专利产品相比,上边两头都有四个棱角,不是圆形;正面中间少一手柄,正面左侧少两条竖线,初绕轴在正下方,不在左上方,初绕方向是逆时针,不是顺时针,螺丝结构上有所不同,等等”。两者的区别从平常人看来非常明显。根本不属于侵权。

 

专利管理机关执法人员询问被请求人,被请求人陈述:从200512月开始生产销售柴油机启动器,生产了30余台,每台售价为450500元,并提供了该产品外观的四张彩色照片。

 

处理过程及结果

 

经专利管理机关审理,查明以下事实:专利权人贺某于2002423日向国家知识产权局提出名称为“柴油机启动器”的外观设计专利申请,该专利申请于20021113日授予专利权,公告号为CN3263426,该专利在专利管理机关处理过程中有效。

 

专利管理机关认为:根据某县工商行政管理局颁发的《个人独资企业营业执照》得知,专利权人是某器材厂的投资人,而且该厂正在生产涉案的专利产品,专利权人可以以某器材厂的名义为请求处理专利侵权纠纷。

 

判定被控侵权产品是否构成专利侵权,首先应确定该专利权保护的范围,专利法第五十六条第二款规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观专利产品为准。其次,被控侵权产品是否落入外观设计专利保护范围之内,应当用被控侵产品与外观设计专利中的图片或照片中的该外观产品进行对比,不能用请求人生产的外观设计专利产品与被控侵权产品进行对比。

 

专利管理机关认为:请求人的外观设计专利中的图片或照片中的该外观设计产品与被控产品的形状对比分析结果:1、产品相同。被控侵权产品和涉案外观设计都是柴油机启动器,属于相同产品。2、产品设计相近似。a、两件产品的形状要部设计都采用倒梯形,上宽下窄。b、请求人的外观设计专利的主视图与被控侵权产品的主视图相比较可以看出,两者相同点是:被控侵权产品照片上显示的启动手柄、保险锁片和初绕轴位置与外观设计专利主视图片上显示的启动手柄、保险锁片和初绕轴位置相对应,两者的封口盖板均是在柴油机启动器的左边,封口盖板所处的位置给公众的视觉印象一样。从后视图上看,都有相同的减压挂挡手柄,各零部件的位置排列和表现手法相近似。3、产品设计不相同之处。涉案外观设计的主视图上边两侧线条是圆弧,而被控侵权产品的主视图投影上边两侧是直线,两者虽有所不同,但不影响两个柴油机启动器造型的相似性。

 

根据请求人外观设计图片和被请求人产品的照片分析对比,综上所述,既有相同部分和相近似部位,也有不相同部位,而相同和相近似部位构成了该产品外观形状的基本部分,不相同部位则为局部,因此,专利管理机关认为,两者是相近似的外观设计。根据《专利法》第五十六条第二款“外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”,专利管理机关认定,被请求人所生产的柴油机启动器落入了请求人专利权的保护范围。

 

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款的规定,被请求人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售专利产品的行为已构成专利侵权行为。根据国家知识产权局《专利行政执法办法》第三十三条、《河南省专利保护条例》第二十三条的规定,专利管理机关依法做出处理决定如下:被请求人立即停止生产、销售被控侵权产品,并销毁库存侵权产品和专用设备、专用模具。请求人要求赔偿其经济损失的主张,因不属于专利管理机关的法定职权范围,专利管理机关不予认定。如不服本处理决定,可在收到处理决定之日起十五日内向人民法院起诉。

 

被请求人不服专利管理机关的处理决定,没有按照处理决定书上的要求在十五日之内向人民法院起诉,而是向专利管理机关所在地的市政府法制办提起行政复议申请,专利管理机关认为该案不符合《专利法》相关规定,应该向人民法院提起行政诉讼。但市政府法制办坚持认为可以提起行政诉讼,并于200662日作出(2006)第20号行政复议决定,撤销专利管理机关对该案作出的专利侵权纠纷处理决定,责令专利管理机关在收到本复议决定书之日起30日内重新处理。根据行政复议的决定,专利管理机关在2006717日对该案重新作出专利侵权纠纷处理决定,而被请求人某机械厂厂长不服专利管理机关第二次作出的处理决定没有再申请行政复议,而于200687日向省政府所在地的中院提起行政诉讼。

 

在专利管理机关重新下达该案的专利侵权纠纷处理决定之前,因某器材厂不服市人民政府作出的行政复议决定,向市中院提起行政诉讼,因某器材厂的行政诉讼不在市中院的受理范围之内,而将此案移交到省政府所在的中院。需要说明的是专利管理机关重新作出的专利侵权纠纷处理决定之前,不知道专利权人对市政府的行政复议决定不复而提起了行政诉讼。

 

专利管理机关接到中院的传票后,参加某机械厂厂长提起的对专利管理机关第二次作出的处理决定不服的行政诉讼案件审理时,因此起行政诉讼案件与专利权人对市政府提起的行政诉讼案件有关联,中院作出中止某机械厂对专利管理机关提起的行政诉讼。

 

中院在审理专利权的行政诉讼案件过程中,因涉及有关法律适用问题,需要送请有权机关作出解释,于20061226日中止诉讼。中院于2007年初作出一审判决,撤销市政府作出的行政复议决定,并责令市政府重新作出复议决定。具体理由:一、根据《行政诉讼法》37条规定:“人民法院受案范围的行政案件,公民、法人或其他组织可以先向上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关申请复议,对复议不服的,再向人民法院提起诉讼;也可以直接向人民法院提起诉讼。”《专利法》对专利管理机关作出的专利处理决定是否可以提起行政复议虽然没有明确规定,但并不能因此认定该法排除了当事人可以对此类行政行为提起行政复议的权利,故本案第三人对该专利处理决定不服,可以先向市政府提起行政复议。二、根据《中华人民共和国专利法》第五十七条规定,对专利管理侵权纠纷,专利管理部门处理时,认定侵权成立时,可以责令侵权人立即停止侵权行为。该专利处理行为不同于行政处罚,可以不按照行政处罚的程序处理。市人民政府作出的复议决定,以专利管理机关的专利侵权纠纷处理决定没有履行陈述、申辩等行政处罚程序为由予以撤销,属于适用法律错误,应予撤销。因某机械厂厂长和某器材厂对中院一审判决不服,在规定的时间内又上诉至省高院。

 

20078月,省高院作出驳回上诉,维持原判。具体理由:1、关于当事人对专利工作部门的处理可否提起行政复议。虽然《中华人民共和国专利法》第五十七条规定,当事人对管理专利工作部门的处理不服,可依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉,以及《中华人民共和国行政复议法》第八条第二款规定,不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼,但是《中华人民共和国行政复议法》并未就当事人对专利工作部门的处理提起行政复议作出禁止性规定。据此,某机械厂向市政府申请行政复议,市政府受理并作出被诉行政复议决定,并无不当。上诉人某器材厂认为不属于行政复议受案范围的理由,不予支持。2、关于专利管理部门作出的专利侵权纠纷处理决定是否属于行政处罚。专利侵权行为实质是民事侵权行为,专利机关对该纠纷有一定的处理权,即可作出停止侵权行为的决定,该处理与行政处罚有一定的区别,可以不按照行政处罚规定的程序处理。据此,被诉行政复议认定处理决定为行政处罚不当,依法应予撤销。某机械厂厂长认为专利处理决定为行政处罚为理由,依法不予支持。

 

本案涉及的法律问题

 

1、对专利侵权纠纷处理决定不服能否提起行政复议。

 

2、申请专利侵权纠纷处理的主体。

 

3、生产销售的产品与外观设计专利中图片或照片相近似的产品构成侵权。

 

4、外观设计专利保护范围和外观设计专利侵权判断。

 

评析

 

(一)对专利侵权纠纷处理决定不服能否提起行政复议。

 

经过分析之后,认为专利侵权纠纷不能提起行政复议。主要理由如下:

 

1、对专利侵权纠纷提起行政复议不符合《专利法》的规定。《专利法》第五十七条规定,……。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉讼;……。按照特别法优于一般法的原则,不应该按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十一条、第四十二条的规定的程序进行,应该按照《专利法》的规定进行,不应该进行行政复议。

 

2、对专利侵权纠纷案件提起行政复议,不符合《行政复议法》的规定。《行政复议法》第八条第二款规定,不服行政机关对民事纠纷作出的调解或其它处理,依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。专利侵权纠纷属于民事纠纷,在《行政复议法》规定的不受理行政复议的“行政机关对民事纠纷作出的其它处理”范围之内。根据全国人大的《行政复议法释义》中解释《行政复议法》第八条第二款规定时指出“下列行政裁决的,不能申请复议: “第一,有关专利权的民事纠纷。有关专利权的民事纠纷有两种情况,一种是专利侵权纠纷,就是未经专利权人的许可,实施其专利。根据《专利法》第六十条的规定,未经专利权人许可,实施其专利的侵权行为,专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理。当事人对专利机关的处理不服的,可以向人民法院起诉;另一种是专利权的使用费纠纷。根据专利法的规定,对不履行专利法规定的有关义务的专利权人由国家强制许可他人使用。根据该法第五十七条的规定,取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费,其数额由双方商定;双方不能达成协议的,由专利局裁决。对裁决不服的,专利权人可以向人民法院起诉。” 也就说对专利侵权纠纷的处理决定不服的属于行政复议法》第八条第二款规定的范围。

 

3、对专利侵权纠纷案件提起行政复议,与《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》是不一致的。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条规定,专利纠纷第一审案件,由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。因专利侵权纠纷案件的专业性比较强,有法律规定的受理程序,市政府对专利侵权纠纷进行行政复议没有明确的法律规定,所以市人民政府没有权力对专利侵权纠纷案件进行行政复议。

 

4、没有禁止性规定就可以提起行政复议与有明确规定救济途径的法律规定相违背。中院判决中指出,《中华人民共和国专利法》对专利管理机关作出的专利处理决定是否可以提起行政复议虽然没有明确规定,但并不能因此认定该法排除了当事人可以对此类行政行为提起行政复议的权利,故本案第三人对该专利处理决定不服,可以先向市政府提起行政复议。既然可以用排除的思路来确定可以提起行政复议,为什么就不能依照《中华人民共和国专利法》中的明确规定为思路来确定只能向人民法院提起行政诉讼决定呢?省高院判决中指出,《中华人民共和国行政复议法》并未就当事人对专利工作部门的处理提起行政复议作出禁止性规定。据此,某机械厂向市政府申请行政复议,市政府受理并作出被诉行政复议决定,并无不当。为什么就不能依照《中华人民共和国专利法》中的明确规定来确定只能向人民法院提起行政诉讼决定呢?为什么就不能将其列入《中华人民共和国行政复议法》第八条第二款规定之列呢?况且,全国人大《行政复议法释义》对专利侵权纠纷处理决定不能提起行政复议有定的解释,虽然《行政复议法释义》不是法律,我们在实践中应当予以参考。

 

(二)申请专利侵权纠纷处理的主体。

 

被请人辩称“该外观设计专利的专利权人并不是某器材厂,该厂与该外观设计专利有无法律关系无事实和依据证明,所以该厂以请求人申请专利侵权纠纷属主体不当。”根据《专利行政执法办法》第十三条第(一)项规定“请求人是与专利纠纷有直接利害关系的单位或者个人”,本案的请求人是某器材厂,属于私营企业,该企业的法人代表是专利权人,该厂所生产的产品就是涉案的外观设计专利产品,从而可以说明某器材厂是与专利纠纷有直接利害关系的单位。因此说,本案申请专利侵权纠纷处理的主体是合法的。

 

(三)生产销售与外观设计专利相近似的产品亦可能构成侵权

 

判断被控产品是否侵犯他人的外观设计专利权,首先要看生产销售的产品外观与外观设计图片或照片中该外观设计专利产品是否是同类产品;其次要从普通消费者的角度来看二者的是否相同或相近似。在是同类产品的情况下,被控产品与外观设计图片或照片中的该外观设计专利产品相近似,就落入外观设计专利权的保护范围。在未经专利权人同意的情况下,根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二条规定,被请求人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售专利产品的行为构成专利侵权行为。。

 

(四)外观设计专利保护范围和外观设计专利侵权判断

 

《专利法实施细则》第二条第三款规定专利法所称的外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。由此看出被请求人辨称的“初绕方向是逆时针,不是顺时针,螺丝结构上有所不同”的特征不在外观设计专利保护范围之内。

 

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。本案中被请求人答辩中称,“柴油机启动器受柴油机本身的影响,从外形上考虑必然是上宽下窄,但并不能因此就认定两家产品相同或相近似。被请求人的产品与请求人的外观设计专利产品相比,上边两头都有四个棱角,不是圆形”,通过查阅其它厂家生产的柴油机启动器的材料来看,柴油机启动器的外形也有圆形的,和被请求人所说的“柴油机启动器受柴油机本身的影响,从外形上考虑必然是上宽下窄”是不一致的。从整体上看是相近似的,很明显在外观设计专利保护的范围之内。总的来说,此案既有相同部分和相近似部位,也有非相同部位,而相同和相近似部位构成了该产品外观形状的基本部分,非相同部位则为局部,因此被请求人生产销售的产品与请求人的外观设计专利产品相近似,专利管理机关认定某机械厂侵犯了某器材厂的专利权。

 

(此案适用于修改前的《专利法》和《专利法实施细则》)